【上海律师点评：本案是有关OEM定牌加工业务中涉及的法律问题的典型案例，也是具有重要转折意义的重大案例。在某种意义上，这一判决是平衡各方利益的结果，既要维护国内商标专用权人的合法利益，打击真正的商标侵权行为，又要维护国内目前还大量存在的代工厂的经济利益。一概认定为侵权，则将会极大打击国内的定牌加工等外贸经济行业的利益。本博主认为，这一认定本身是合理的，其说理也是充分，应该得以推广，并结束实践中对这一问题的争议。】
上海市高级人民法院
民事判决书
(2009)沪高民三(知)终字第65号
上诉人（原审原告）上海申达音响电子有限公司。
法定代表人陈静国，该公司董事长。
被上诉人（原审被告）玖丽得电子（上海）有限公司。
法定代表人MICHAEL ALLEN，该公司执行董事
上诉人上海申达音响电子有限公司（以下简称申达公司）因侵犯商标专用权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五（知）初字第317号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。申达公司的委托代理人孙佳健、温明，被上诉人玖丽得电子（上海）有限公司（以下简称玖丽得公司）的委托代理人何培民、王璟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院审理查明：“ ”图形文字组合商标（商标注册证第1163193号）的注册人为申达公司，核定使用商品类别第9类：扩大器、收音机、影碟机，注册有效期限自1998年3月28日至2008年3月27日止。该注册商标经过续展注册有效期至2018年3月27日。
2008年7月9日，中华人民共和国海关总署核准申达公司对该注册商标的知识产权保护申请，备案号：T2008－13440，有效期自2008年7月9日至2018年3月27日。
2008年7月23日，美国朱利达电子有限公司（买方）与玖丽得公司（卖方）签订合同，约定玖丽得公司向买方出售JD1501RC、JD202及JD1301电子管功率放大器，总价为美元18,800元。
2008年8月1日，上海海关法规处向申达公司发出《确认知识产权侵权状况通知书》，称上海外高桥港区海关查获玖丽得公司以一般贸易方式申报出口美国的电子管功率放大器98台，价值18,800美元，商品上标有“Jolida＋”商标，涉嫌侵犯申达公司在海关总署备案的知识产权。经申达公司申请，上海海关对该批货物予以扣留。
2009年2月4日上海海关出具《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》（沪关知字[2008]第141号），对玖丽得公司申报出口美国的电子管功率放大器是否侵犯申达公司“ ”商标专用权不能作出认定。
另查明，1996年10月28日，美国朱利达电子有限公司申请设立申达公司，公司类型为有限责任公司（外国法人独资），经营范围为生产视听音响设备，音频处理、数据处理电子产品，模拟控制、数字控制类电子产品及相关电子配件，销售本公司自产产品。
1997年11月10日，上海市嘉定区人民政府批复同意申达公司调整出资额及转股，申达公司投资者由“美国朱利达电子有限公司”改为“美国嘉迪（国际）有限公司”。
2007年1月10日，美国朱利达电子有限公司投资设立玖丽得公司，公司类型为有限责任公司（外国法人独资），经营范围为加工、生产数字放声设备，销售公司自产产品，并提供售后技术服务。
又查明，美国专利和商标局商标注册簿材料载明：美国朱利达电子有限公司为“JOLIDA”文字和“ ”图形的商标注册人。“JOLIDA”文字商标的注册编号3209962，注册时间2007年2月20日，首次使用和商业中使用时间均为1986年12月31日，商品国际分类为第9类：电子器材，如声音扩音器和调谐器。“ ”图形商标的注册编号为3134802，注册时间为2006年8月29日，首次使用和商业中使用均为1986年12月31日，商品国际分类第9类：电子器材、调谐器、CD播放器。
2009年3月3日，该院组织双方当事人到被控侵权产品扣押场所现场进行勘验和比对。被控侵权产品外包装纸箱上贴有“JOLIDA INC TEL：0013019532014 MADE IN CHINA”及产品型号等标识。玖丽得公司在被控侵权产品及包装上使用“ ”及“JOLIDA”文字商标情况如下：1、在型号JD1501RC被控侵权产品控制面板和内包装盒上使用了“ ”及“JOLIDA”文字商标；2、在型号JD202被控侵权产品控制面板、顶部以及内包装盒上使用了“ ”及“JOLIDA”文字商标；3、在型号JD1301被控侵权产品控制面板上使用了“ ”及“JOLIDA”文字商标。经过比对，玖丽得公司在被控侵权产品及内包装上使用的商标与其在美国注册的“ ”图形商标与“JOLIDA”文字商标标识相同。玖丽得公司在被控侵权产品及内包装上使用的“ ”图形商标与申达公司“”图形文字组合商标的图形部分相同，“JOLIDA”文字商标与“”图形文字组合商标的文字部分英文字母及排序均相同，主要区别在于部分英文字母的大小写不同。
该院认为：商标的主要功能是区分商品和服务的来源，而《中华人民共和国商标法》所禁止的商标侵权行为的法律规定的主要目的在于防止相关消费者对商品和服务的来源产生混淆和误认。因此，认定商标侵权行为必须要结合是否存在混淆和误认的情况来综合判断。本案中，申达公司主张玖丽得公司在同种商品上使用了与申达公司注册商标相近似的商标，该行为构成商标侵权。玖丽得公司则辩称，其实施的是定牌加工出口行为，既有订货合同，又有美国商标合法授权，故认为不构成侵权。该院认为，判断玖丽得公司在本案中所实施的行为是否构成商标侵权需要考虑以下因素：
（一）涉案商标的权利状况。本案中申达公司主张的权利依据是“”图形文字组合商标，其在中国合法注册取得，申达公司在中国境内享有该商标的注册商标专用权。而案外人美国朱利达电子有限公司按照美国法律取得在美国境内“”图形商标和“JOLIDA”文字商标的注册商标专用权。此外，从商标首次使用的时间来看，案外人美国朱利达电子有限公司首次使用“ ”图形商标及“JOLIDA”文字商标的时间早于申达公司成立时间及“ ”图文组合商标的注册时间。
（二）双方当事人与案外人美国朱利达电子有限公司的投资关系情况。根据工商资料显示，双方当事人均是由案外人美国朱利达电子有限公司投资设立的外商独资企业，虽然目前工商资料显示申达公司的股东已经不是美国朱利达电子有限公司，但是申达公司与美国朱利达电子有限公司曾经是投资关系，且申达公司注册商标中的文字部分也和美国朱利达电子有限公司英文名称中的字号相同。
（三）被控侵权行为的性质。双方当事人对被控侵权产品及内包装上使用的商标与申达公司的注册商标相近似均无异议。但从玖丽得公司的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达电子有限公司的企业名称等综合考虑，玖丽得公司使用的商标是美国朱利达电子有限公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国，因此，玖丽得公司在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为。
【上海律师点评：代工厂使用的商标是境外合法存续的有效商标，这一点对于认定定牌加工出口行为是关键。但本人认为，贴牌生产商实际所贴的“商标”是否为境外使用人合法持有，似乎还不是认定是否侵权的关键因素。问题来了，如果代工厂使用的商标并不是境外合法注册的，那么在其所生产的产品全部出口而不在中国境内流通的情况下，是否就会构成商标侵权了呢？】
（四）产品的相关市场及混淆的可能。由于涉外定牌加工出口的产品全部销往美国市场，而且在产品及包装上标注的商标和企业名称均为美国朱利达电子有限公司所有，因此在美国市场相关消费者通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达电子有限公司。而由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。
【上海律师点评：这一认定的要素是判断是否存在侵权的最核心的关键。个人对此予以认可。所谓的商标是对商品来源的标识，是区分商品避免混淆的手段。而所谓的商品是产品脱离生产线进入流通领域后的结果。不进入流通领域不存在商品，那么也就不存在商标侵权的问题。实践中，仍有人引用商标法有关规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”来辩解认为OEM工厂贴牌行为本身就是侵犯商标专用权的行为。对此，笔者主张对这一法律规定予以限缩性解释，排除正常贴牌生产中的在产品上使用商标的行为。】
该院认为，综合上述考虑因素，本案中关联企业内部由于投资关系的变化，造成了企业间在不同国家法域内各自独立享有原关联企业内部的商标专用权。涉外定牌加工行为中商品由于全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此，玖丽得公司的行为不构成商标侵权，故该院对申达公司的诉讼请求难以支持。据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项之规定，判决：驳回申达公司全部诉讼请求。案件受理费人民币4,376元、保全费人民币1,195元，由申达公司负担。
申达公司不服原审判决，上诉请求：1、撤销原审判决；2、诉讼费和保全费由玖丽得公司承担。
申达公司认为，1、原审判决认定事实不清、确定性质不当。（1）美国朱利达公司与申达公司有贸易往来。玖丽得公司系美国朱利达公司全资设立，必然知晓申达公司的商标。（2）玖丽得公司与申达公司面对同一目标客户即美国朱利达公司。玖丽得公司恶意使用申达公司的注册商标，致使申达公司订单减少，造成其直接的经济损失。玖丽得公司的行为不属于典型的“定牌加工”。 （3）美国朱利达公司的商标组合使用方式与申达公司注册商标相同，构成商标侵权。（4）申达公司一审提交的证据13即美国嘉迪（国际）有限公司与美国朱利达公司关于申达公司的知识产权归属协议，有美国朱利达公司代表黄洪声的签字，且对申达公司的知识产权做了约定。一审未查清该事实。申达公司一审提交的证据14即外国企业常驻代表机构代表证原件在上海市工商行政管理局存档。一审法院未批准申达公司有关调查取证的申请且对该证据不予采信不当。（5）美国朱利达公司的商标权利晚于申达公司且不合法。（6）美国朱利达公司对申达公司无实际出资。申达公司一审提交的证据表明，该公司系由美国嘉迪（国际）有限公司独资设立的子公司，与玖丽得公司、美国朱利达公司并非关联企业。2、原审判决适用实体法不当，违反法定程序。法律未规定混淆为商标侵权的构成要件，原审判决将混淆作为认定侵权的因素，超越司法机关的职能，系适用法律错误。
玖丽得公司答辩认为，1、申达公司长期为美国朱利达公司贴牌生产并向其出口，在销售中均以美国朱利达公司为宣传品牌。故美国朱利达公司并非其经销商。2、玖丽得公司与美国朱利达公司是典型的定牌加工关系。玖丽得公司合法使用美国朱利达公司的商标并向其出口，并未在中国市场销售。3、申达公司恶意盗取并无差别复制了美国朱利达公司的商标，导致玖丽得公司被起诉。申达公司未对其商标来源作合理解释。美国朱利达公司的商标早于申达公司的商标，美国朱利达公司享有在先权利。4、申达公司提交的美国嘉迪（国际）有限公司与美国朱利达公司关于申达公司的知识产权归属协议中黄洪声的签字不真实。5、美国商标法保护商标权首次使用的时间，申达公司对此理解有误。6、申达公司与美国朱利达公司以及玖丽得公司之间是关联企业关系。1996年美国朱利达公司出资设立了申达公司。申达公司转让股权的行为未得到美国朱利达公司的许可和认可，是非法转让。申达公司的母公司已于1997年10月2日消亡。7、一审法院适用我国《商标法》正确。TRIPS协定以是否可能产生混淆为判断商标侵权的标准，且规定定牌加工贸易纠纷适用进口国法律，故本案应适用美国法律。学术性探讨文章不能作为定案依据。最高人民法院对此未明确表态，但有文件表明对于定牌加工应保护在先权利。8、美国朱利达公司的商标权、著作权早于申达公司取得商标的时间，属于在先权利，玖丽得公司的行为不构成商标侵权。
申达公司在二审期间，向本院提交了以下证据：1、年度工作小结、委任书、申请书、美国朱利达公司简介，以证明美国朱利达公司任命黄洪声为上海办事处首席代表，美国朱利达公司总裁是黄洪声以及相关签字都为其本人签字的事实。2、联建补充协议书、上海市第一中级人民法院民事调解书，以证明黄洪声本人签字的情况以及1996年其仍作为美国朱利达公司在中国处理事务的代表。
玖丽得公司质证认为，上述证据材料不属于新证据。年度工作小结有美国朱利达公司的名称和商标，并无黄洪声的签名，缺乏证据力。对于委任书、申请书的真实性无异议。美国朱利达公司简介反映1983年该公司建立后，在全球行业有非常大的影响力。证据2则与本案无关。
玖丽得公司向本院提交了以下证据：第一组：1、美国马里兰州出具的黄洪声死亡证明，以证明美国朱利达公司委派至申达公司的法定代表人黄洪声已于1997年6月9日死亡；2、Hansen Huang(黄洪声)美国护照，以证明美国朱利达公司委派至申达公司的法定代表人黄洪声的签名为“Hansen Huang”；3、1997年9月5日股权转让协议，以证明该协议源自申达公司工商档案作为所谓的股权转让之依据，黄洪声签名系伪造；4、Michael Kenneth Allen美国护照，以证明美国朱利达公司总裁Michael Kenneth Allen的签名为“Michael Allen”；5、1997年8月25日申达公司章程有关条款的修改；6、1997年8月14日董事会决议；7、申达公司董事会组成人员；8、2006年3月14日董事会决议，上述第5、6、7、8份证据证明该四份文件“迈克”签名系伪造；9、2007年度外资企业年检报告书；10、2008年7月15日外商投资的公司变更（备案）登记申请书；11、2008年6月25日董事会决议；12、2008年6月24日免职书；13、2008年6月24日免职书；14、2008年6月25日外资企业申达公司章程，以上第9、10、11、12、13、14份证据证明“迈克”从未担任过美国嘉迪（国际）有限公司的法定代表人，美国嘉迪（国际）有限公司免去迈克作为申达公司董事长及董事的行为非法，美国嘉迪（国际）有限公司已经消亡，不具备法律主体资格，申达公司2008年章程内容不实，欺骗政府。第二组：15、美国马里兰州关于Chattery International Inc.[美国嘉迪（国际）公司]注销证明；16、美国马里兰州财产评估及苛税部关于Chattery International Inc.[美国嘉迪（国际）公司]注销证明；17、上海市友林律师事务所致上海市工商管理局嘉定分局《关于请求撤销非法股权变更登记并公正处理商标纠纷的申诉报告》，上述第15、16、17份证据证明Chattery International Inc.[美国嘉迪（国际）公司]早在1997年10月2日被美国马里兰州政府部门依法注销，其主体资格已经消亡。美国朱利达公司已委托律师依法向工商部门提起撤销非法股权变更的申诉。第三组：18、申达公司介绍，以证明申达公司印发的公司介绍中明确声称其“是美国Jolida Inc.率先在国内独资设立的音响制造企业”，是“美国Jolida Inc.授权的亚洲地区总代理”。申达公司自认美国朱利达公司的音响产品早在1996年“在国际上享有声誉”，并获得一系列专业奖项，并被世界众多媒体竞相报道；19、申达公司Jolida系列产品用户手册，以证明申达公司在其印制的《JOLIDA系列产品用户手册》首页明确声称其为美国朱利达公司的亚洲总代理；20、申达公司网站上的公司简介，以证明申达公司在其网站上明确声称其“是美国Jolida Inc.率先在国内独资设立的音响制造企业”，是“美国Jolida Inc.授权的亚洲地区总代理”，申达公司将美国朱利达公司历年所获奖项作为本公司的奖项对外宣传；21、中国北京国际音响唱片大展网站：申达公司介绍，以证明申达公司在2003年北京国际音响唱片大展参展公司介绍中声称其“是美国Jolida Inc.率先在国内独资设立的音响制造企业”，美国朱利达公司的系列音响产品早在1996年“在国际上享有声誉”，并获得一系列专业奖项，并被世界众多媒体竞相报道；22、华音网：《国际名牌音响尽在中国SIAV!》，以证明申达公司在第十一届上海·国际音响影视展览会暨2003年高级Hi-Fi演示会公司介绍中表示“美国JOLIDA高级音响东南亚地区的总代理”；23、Declaration of Responsibility(责任声明书)，以证明申达公司与美国朱利达公司就JOLIDA商标系美国朱利达公司独家拥有的确认；24、美国朱利达公司授权申达公司使用CE标识及认证书的确认函，以证明申达公司对美国朱利达公司授权申达公司使用CE标识和认证权限的确认。
申达公司认为，上述证据材料在一审庭审结束后已提交一审法院，不是二审新的证据。第一组证据充分说明股权转让文件真实合法，股权转让与本案无关。第1份证据有篡改痕迹，真实性无法认可，翻译公司是否有合法资质无法确认，对翻译内容有异议。第二组证据翻译件中无签证官的签字，对于真实性表示异议。翻译中所述“注销”在牛津词典中并非“注销”的含义。通过中英文双向调取，“注销”一词并无该文件中所述单词的表述。证据17是玖丽得公司单方制作，对其真实性不予认可。对于第三组证据的真实性不予认可。上述证据可以单方制作，网站上打印的材料作为证据需公证。在责任声明书和确认函上签署名字的秦忠并非申达公司的法定代表人也无任何授权，有关文件系单方制作。
本院认为，申达公司提交的联建补充协议书、民事调解书的当事人均为案外人。黄洪声签字的真实性无法核实，且美国朱利达公司总裁是否是黄洪声并不影响对玖丽得公司的行为是否构成商标侵权性质的认定。申达公司股权转让是否合法、申达公司母公司是否已消亡以及美国朱利达公司是否是申达公司的经销商与本案商标侵权纠纷亦缺乏关联性。且双方当事人提交的上述证据材料在一审庭审结束前均已存在，不属于二审新的证据，故本院对上述证据材料依法均不予采纳。
经审理查明，原审判决查明的事实属实。
本院认为，确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。故一审法院认定玖丽得公司的行为构成定牌加工并无不当。商标侵权并不以故意为要件，故申达公司主张玖丽得公司必然知晓申达公司的商标，恶意实施商标侵权行为，造成其直接经济损失以及玖丽得公司的行为不属于典型的“定牌加工”的观点依据不足，本院不予采信。被上诉人玖丽得公司提交的美国专利和商标局有关商标证明经公证认证，且申达公司对上述证据的真实性并无异议，故申达公司主张美国朱利达公司的商标不合法的观点缺乏依据，本院不予支持。
上诉人申达公司最初由美国朱利达公司申请设立，被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司全资设立的子公司，故一审法院认定双方当事人与美国朱利达公司为关联企业并无不当。申达公司其后股权关系的变化并不能否定申达公司由美国朱利达公司最初申请设立的事实，且申达公司、玖丽得公司与美国朱利达公司是否是关联企业亦不影响本案对被上诉人玖丽得公司是否构成商标侵权行为的定性。故上诉人申达公司主张一审判决对上述事实认定错误的观点依据不足，本院不予支持。
上诉人申达公司一审提交的美国嘉迪（国际）有限公司与美国朱利达公司之间的《协议书》为复印件，系境外两家公司的内部约定，其效力只及于协议相对人，与本案的商标侵权纠纷缺乏关联性，且被上诉人玖丽得公司对该份证据的真实性不予认可，故一审法院对该份证据未予采纳符合法律有关规定。被上诉人玖丽得公司对于上诉人申达公司提交的外国企业常驻代表机构代表证的真实性无异议，一审判决已予以确认，而且该证据是否真实亦与本案无关。故上诉人申达公司认为一审法院未予调查取证及对该证据不予采信显属不当的观点，本院不予支持。
本院认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。上诉人申达公司认为原审判决适用实体法不当，违反法定程序的观点，本院不予支持。
综上，本院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确,审判程序合法。上诉人申达公司的上诉请求与理由没有事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币4，376元，由上诉人上海申达音响电子有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 钱光文
代理审判员 王 静
代理审判员 刘洁华
二○○九年十一月二日
书 记 员 董尔慧
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